Registro de marcas en tiempos de pandemia

Estos tiempos únicos e históricos que está transitando la humanidad reflejan que las personas reaccionan de diferentes maneras y toman actitudes completamente disímiles ante igualdad de circunstancias, desde el punto de vista de la prevención de la salud, de lo social, político, económico y laboral. En épocas de crisis, la imaginación y creatividad, en muchos casos, es el único canal de salvación para afrontarla y para generar ideas de negocios nuevos, y el primer paso para ello muchas veces es el registro de una marca.

El folclore criollo y la viveza argentina es tan obvia que, desde que se ha declarado la cuarentena obligatoria, se solicitaron 4 marcas con los términos CORONA VIRUS y COVID-19. Pero esto no es solamente algo local, en Estados Unidos se solicitaron 15 marcas con estos términos, incluso una muy particular como “I survived the corona virus”. La pregunta que nos hacemos es si realmente desde el punto de vista legal se pueden registrar estas marcas.

Analicemos por un momento los principios del Derecho Marcario, lo que dice nuestra Ley de Marcas y Designaciones N°22.362 en su artículo 1, y lo que establecen las prohibiciones absolutas y relativas en los artículos 2 y 3, para saber si puedo registrar el nombre CORONA VIRUS o COVID-19. Solamente circunscribiré mi análisis a los principios y artículos para responder esta pregunta y no todos los que involucran al Derecho Marcario.

Para comenzar, la ley define que una marca es todo signo con capacidad distintiva, para distinguir un producto o un servicio de otro. Por lo tanto, lo que se requiere es que tenga capacidad distintiva.

Uno de los primeros pasos que se debe definir es establecer qué uso se le va a dar a la marca.

“¿Para distinguir qué productos o servicios voy a registrar el nombre CORONA VIRUS?

Ya que en base a mi decisión voy a clasificarla y solicitarla en la clase que crea conveniente y que satisfaga el ámbito de cobertura que necesito a nivel legal. Esto es lo que se llama Principio de Especialidad de Clases…”

En el nomenclador internacional llamado Niza, existen 45 clases en total, 34 de productos y 10 de servicios. Este principio establece que pueden coexistir marcas idénticas de diferentes titulares siempre y cuando estemos hablando de marcas que se encuentran solicitadas y protegidas en clases diferentes cuyos servicios y productos no se relacionan en nada y no engañen ni generen confusión al público consumidor, como por ejemplo la convivencia pacífica de marcas Pinturerías Rex y Galletitas Rex o Sancor Seguros y Sancor Lácteos. Esto además se relaciona con la prohibición relativa establecida del artículo 3 en los incisos a y b, que prohíbe registrar marcas idénticas o similares a otras que existan con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios.

Acá de lo que realmente se está hablando es del Derecho de Prelación, porque siempre va a prevalecer la marca que se presentó con anterioridad en el tiempo, respecto a otra similar que se haya solicitado con posterioridad. Lo que se evalúa es la Confundibilidad Marcaria, que abarca tres tipos de planos, el gramatical, el fonético y el conceptual.

En la primera de ellas, se tiene en cuenta la cantidad de sílabas, la disposición de las letras, la raíz y la desinencia de la palabra. Algunos ejemplos que han sido confirmados por nuestra Corte Suprema en su rica jurisprudencia son: ESCOSET vs EPOSET; GATESSA vs GATUNA; NABUTOL vs NEBUTOTAL.

En el plano fonético se tienen en cuenta la pronunciación de la marca, el sonido de la misma. Por ejemplo: BABY vs VEIVI; FRESCAR vs PRESSGARD; SKY vs ESQUI. Por último, en el plano CONCEPTUAL se tiene en cuenta lo que evoca la marca, lo que se construye como imagen en la mente de cada uno de los consumidores y lo que representa. Ejemplos de la CSJN son EL PANAL vs LA COLMENA; COSTA DORADA vs PLAYA DORADA.

“En el caso que estamos analizando, realizando una búsqueda de antecedentes en la base de datos pública del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, encontramos que existen 152 marcas vigentes con el término CORONA o similares en diferentes clases; se destaca LA TRIPLE CORONA, CORONADOS, CORONATIX, LA CORONA, CORONA, etc.”

Para ser gráfico, la Cervecería Mexicana cuyo emblema es la marca CORONA arbitrará todos los medios legales necesarios administrativos y judiciales para impedir que se registre la marca CORONAVIRUS, por ejemplo, para la clase 32 y 33 que tiene que ver con las bebidas y las bebidas alcohólicas. En este mismo contexto se evaluará si la desinencia del término “virus” es suficiente para lograr la capacidad distintiva.

Diferente será el caso si se intenta registrar el nombre para algún medicamento, por eso es tan importante definir la clase para la cual voy a solicitar mi marca, ya que tiene que ver con la prohibición absoluta que establece el inc. a del artículo 2 de la ley, que determina que las designaciones necesarias de un producto o servicio carecen de capacidad distintiva y por lo tanto no se pueden registrar. Ejemplo de esto es solicitar la marca Hamburguesa para distinguir hamburguesas, la marca Leche para una leche, porque de esta manera se provocaría una situación absurda, bizarra, peligrosa y “monopolizable” donde nadie más le podría decir Leche a la leche. Si en cambio se puede elegir la marca Chocolate para ropa porque es algo completamente arbitrario decirle a la ropa, Chocolate. Entonces, si al término CORONAVIRUS o COVID-19 la solicitamos para clase 5 que distingue todos los productos farmacéuticos, remedios, antivirales, bactericidas, estaríamos en el límite entre la aprobación o no del registro.

Por otro lado, el artículo 3 de la ley establece las prohibiciones relativas, que son aquellos signos símbolos o designaciones que no se pueden registrar, pero que se pueden subsanar porque tienen capacidad distintiva. Entre ellas por ejemplo encontramos aquellas contra la moral y las buenas costumbres, habrá que ver si luego de tantos muertos y penumbra que trae esta pandemia el término CORONAVIRUS deje de ser algo gracioso y pasa a considerarse algo inmoral y contrario a las buenas costumbres. Aunque creo en lo personal que esto está más relacionado con malas palabras o símbolos ofensivos. Por ejemplo, las esvásticas nazis.

En fin, este breve análisis que intenté hacer será una pequeña réplica que realizará el evaluador y examinador de la oficina de Marcas del INPI de manera más profesional y exhaustiva para conceder, o no, este título y derecho de propiedad sobre este bien intangible. Lo que queda como reflexión es que se debe poner en equilibrio la balanza de lo comercial, creatividad y marketing, por un lado, y lo legal por otro a la hora de pensar el nombre de una marca.